Het Unified Patent Court en de “opt-out”

Eindelijk is het zover: op 1 juni 2023 gaat het Unified Patent Court (UPC) van start. Dit is één octrooirechtbank voor meerdere EU lidstaten gezamenlijk, die de manier waarop gerechtelijke procedures met betrekking tot – bestaande en nieuwe – Europese octrooien worden gevoerd zal veranderen.

Voorts kunnen vanaf 1 juni nieuwe Europese octrooien worden geregistreerd als “unitair octrooi”, waarover we eerder schreven.

Wat is het Unified Patent Court?

Het UPC maakt het mogelijk om bij één EU-rechtbank (het UPC) een uitspraak over de geldigheid van een Europees octrooi te verkrijgen of over inbreuk op een octrooi, waarna die uitspraak in alle aan het UPC deelnemende landen zal gelden. Het UPC zal niet alleen exclusief bevoegd zijn om te oordelen over het nieuwe unitaire octrooi, maar zal ook bevoegd zijn om te oordelen over nationale registraties van – bestaande en nieuwe – Europese octrooien.
Voorheen was het zo dat alleen de nationale rechtbank van een land bevoegd was om te oordelen over de geldigheid van of inbreuk op een octrooi in dat land. Zo kan het voorkomen dat de rechtbank in bijvoorbeeld Nederland een ander oordeel geeft over een Europees octrooi dat in Nederland geldt dan de rechtbank in bijvoorbeeld Duitsland geeft over datzelfde Europese octrooi dat in Duitsland geldt.
Het UPC zal deze bevoegdheid overnemen van de nationale octrooirechtbanken. Uitspraken van het UPC zullen daarbij gelden voor alle landen die bij het UPC zijn aangesloten.

Voor welke landen?

Niet alle EU-lidstaten zullen deelnemen aan het UPC, op dit moment hebben 17 landen zich bij het systeem aangesloten (zie kaartje). Belangrijke landen die ontbreken in bovenstaande lijst zijn Spanje en Polen, die hebben aangegeven niet te zullen deelnemen aan het UPC, en Groot-Brittannië dat wegens Brexit niet kan deelnemen aan het UPC.

Overgangsperiode

Tot in elk geval 1 juni 2030 zal er een overgangsperiode zijn waarin het UPC en nationale octrooirechtbanken van deelnemende landen bevoegdheid delen om te oordelen over nationale registraties van Europese octrooien. De EU kan nog beslissen om de overgangsperiode te verlengen tot uiterlijk 2037. Tijdens de overgangsperiode heeft en partij die een rechtszaak over een octrooi begint de keuze om de zaak aanhangig te maken bij het UPC, of bij een nationale octrooirechtbank. Na afloop van de overgangsperiode zal alleen het UPC bevoegd zijn.

Ook kunnen octrooihouders in deze periode een zgn. “opt-out” verzoek indienen (zie hieronder).

Zijn we hier blij mee?

Als octrooihouder kan een voordeel van het UPC zijn dat een uitspraak van het UPC over octrooi-inbreuk direct zal gelden in alle 19 deelnemende landen. Het zal dus niet meer nodig zijn om afzonderlijk in al die deelnemende landen een (kostbare) inbreukprocedure te starten. Voor de octrooihouder brengt het UPC echter ook het risico met zich mee dat een octrooi in één keer in alle 19 landen ongeldig wordt verklaard.

Dat wil ik niet!

Wij raden daarom aan om – zolang deze mogelijkheid bestaat – voor bestaande Europese en nog te verlenen octrooien een “opt-out”-verzoek in te dienen Daarmee kun je voorkomen dat een derde partij een nietigheidsprocedure tegen je Europese octrooi start bij het UPC.

Een opt-out voor een Europees octrooi kan alleen worden ingediend zolang er nog geen rechtszaak met betrekking tot dat octrooi bij het Unified Patent Court aanhangig is gemaakt. Als je een Europese octrooi wilt laten opt-outen, kun je dat daarom het beste voor 1 juni 2023 laten doen, aangezien vanaf die dag nietigheidsacties bij het UPC aanhangig kunnen worden gemaakt. Maar ook daarna kan het verstandig zijn om alsnog zo snel mogelijk een opt-out in te laten indienen.

Je kunt op een later moment de opt-out nog intrekken, bijvoorbeeld als je een pan-Europese inbreukactie wil starten (mits er nog geen procedure voor dat octrooi bij een nationale octrooirechtbank aanhangig is gemaakt).

Voor veel octrooihouders kan het indienen van een opt-out daarom een goede keuze zijn. En het is sowieso een goed idee om dit met je octrooigemachtigde te overleggen.